법무법인 한일은 특허 및 지적재산권의 독점적 사용권(통상실시권) 및 영업권 등을 양수도목적물로 한 양도계약에 관하여 매도인 회사 대표이사의 고지의무 위반의 불법행위 책임을 인정한 제1심 판결에 불복하여 항소심에서 해당 판결을 모두 취소하는 결과를 이끌어 냈습니다.

A사는 풍력발전기기 제조 및 판매업 등을 목적으로 설립된 회사로서, B사가 풍력발전에 관한 기술을 보유하고 있던 C사로부터 양도받은 ‘풍력발전에 관한 모든 특허권 및 지적재산권의 독점적 사용권(통상실시권) 및 영업권 등 풍력발전사업에 관한 일체의 권리와 의무’를 B사로부터 양수하는 1차 양수도계약을 체결하고 대금을 전부 지급하였습니다.

그러나 B사와 C사 및 해당 기술의 특허권자 등 사이에 위 통상실시권 및 영업권 등 권리에 관한 분쟁이 발생하였고, 이후 B사는 새로운 이사진을 선임하여 A사로부터 위 풍력발전에 관한 특허권과 통상실시권 및 영업권 등을 양수하는 2차 양수도계약을 체결하였으며, 그 내용은 양도인과 양수인이 서로 바뀐 것을 제외하고는 1차 양수도계약의 내용과 실질적으로 동일한 것이었습니다.

한편 D는 B사의 대표이사로 재직하다가 B사가 새로운 이사진을 선임할 당시 사임하였으며, A사의 설립 시부터 해산 시까지 A사의 대표이사로 재직하였습니다.

B사는 2차 양수도계약 체결 당시 B사가 위 권리 등을 이용하여 풍력발전 관련 사업을 영위하는 것이 이미 사실상 불가능한 상태였고, D는 A사의 대표이사로서 그러한 사정을 알고 있었음에도 이를 B사에게 고지하지 않는 등 불법행위를 하였으며 이는 A사의 대표이사 직무를 수행하는 과정에서 저지른 것이라며 A사와 D의 공동불법행위책임을 주장하였고, 제1심 판결은 이를 인정하였습니다.

법무법인 한일은 A사와 D를 대리하여, ① 2차 양수도계약은 사실상 1차 양수도계약의 해제계약의 성격을 가지는 것이었고 ② 2차 양수도계약은 B사의 새로 선임된 경영진들에 의하여 B사가 A사로부터 위 권리 등을 인수하기 위한 목적으로 B사 측 요청에 의하여 체결된 것이며 ③ 2차 양수도계약 체결 전후 제반 사정을 고려할 때 위 권리 등의 경제적 가치가 실질적으로 없거나 그 대금에 비하여 현저하게 떨어진다고 단정하기도 어렵고 ④ B사는 C사 등과 사이에 진행된 수 건의 민사소송들과 형사고발사건 및 합의 등을 통해 위 권리 등을 이용한 풍력발전 관련 사업의 영위가 현실적으로 어렵다는 점을 2차 양수도계약 체결 당시 이미 알고 있었다고 보아야 하며 ⑤ B사 이사회 구성원 중 한 사람인 E는 애초 위 특허권의 특허권자와 함께 해당 특허기술을 이용하여 풍력발전 사업을 영위하기 위하여 C사를 설립하였고 이후 B사와 C사의 소송들과 합의 등 여러 분쟁에 직접 관여하였던 자이고, 그 밖에도 C사의 이사로 재직하였거나 E의 추천을 받은 사람들이 이사회에 포함되어 있었으므로, 2차 양수도계약 체결을 위한 B사의 이사회 결의 당시 B사 이사회도 위 권리 등을 이용한 풍력발전 관련 사업의 영위가능성에 관한 사정을 알고 있었다고 보아야 하며 따라서 설령 2차 양수도계약 체결 당시 A사의 대표이사 D가 풍력발전 관련 사업의 영위가 사실상 불가능한 상태임을 알았고 이를 B사에게 고지하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로는 D의 행위가 B사에 대한 불법행위의 근거가 되는 기망행위, 즉 고지의무 위반의 불법행위가 된다고 볼 수 없음을 주장하였습니다.

항소심 재판부(특허법원)는 법무법인 한일의 주장을 받아들여 제1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하였습니다.